大成研究 | 宋瑶：商标“撤三”案件中商标使用的实体认定（下）

商标法第四十九条第一款规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。该规定更多的是从行政管理的角度要求商标权人规范使用注册商标。在“连续三年不使用”制度的语境下，法院通常会从该制度的立法目的出发，采用相较于“自行改变注册商标”更为宽松的标准。商标权人使用的标志应与注册商标相同或基本相同。商标权人在使用注册商标过程中对注册商标进行的细微调整，未改变显著识别部分，确保使用标志与注册商标的同一性的，可以视为对注册商标的使用。

在“亮蝶”案[52]中，北京高院认为虽然丁某实际使用的商标与诉争商标在字体上略有差异，但经审查上述差异属于“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的”情形，故可以视为诉争商标的使用。在“嘉宝莉CARBOLY及图”案[53]中，商标权人提交的荣誉名册中仅载明“嘉宝莉”，商评委认为虽然诉争商标除文字外还有其他构成要素，但在荣誉名册中，以汉字为主要识别部分对商标进行描述，一、二审法院认为上述使用符合商业习惯和相关公众的一般认读规律，肯定了商标的使用。在“佰联”案[54]中，公证书载明空气压缩机上实际使用的商标图样中记载有诉争商标图样及“风牌”或“FENGPAI”。北京高院认为，无论诉争商标图样及“风牌”或“FENGPAI”是否构成了不同于诉争商标的新的商标，均已表明其已经实际使用了诉争商标。在“海洋世界”案[55]中，北京高院认为虽然诉争商标标志与宣传推广活动中实际使用的“SeaWorld美国海洋世界及图”等标志存在细微差异，但并未改变诉争商标标志的核心要素和显著特征，相关公众仍能将该实际使用标志与某公司及其关联公司提供的娱乐和游乐园服务建立联系，“SeaWorld”字样作为服务标志在前述宣传推广活动中的使用体现了某公司的意志，构成商标法意义上的使用。

相反，商标权人改变了注册商标的显著识别部分，导致使用标志与注册商标差别明显的，不能视为对注册商标的使用。在第8590241号图形商标（指定颜色）案[56]中， 北京高院认为，将商标标志遍体覆盖在商品上，且改变了商标样式的使用行为，不能视为对商标的实际使用。在“NaturOne”案[57]中，北京高院认为，实际使用的标志为“无限能NATURONE”，在该英文部分未形成新的含义时，实际使用标志中的中文部分是其显著识别部分，消费者难以将“无限能NATURONE”和诉争商标“NaturOne”建立联系，据此否定了诉争商标的使用。在“日东”案[58]中，北京高院认为，诉争商标被许可使用人某公司使用的标志均与诉争商标标志或在构成要素或在显著识别文字及英文字母组合等方面存在明显差别，故不能视为对诉争商标的合法有效的实际使用。

在“一物多标”的情况下，若相关公众能够将该商标作为识别商品来源的标志，可以认定构成商标使用。在“K及图”案[59]中， 北京高院认为，本案的诉争商标与某公司注册的第7924141号“Kaieers”商标共同使用在商品皮鞋上，但是诉争商标系使用在皮鞋外侧明显位置，而“Kaieers”商标则使用在皮鞋内侧鞋垫上，相关公众施以一般注意力容易观察到使用在皮鞋外侧明显位置上的诉争商标，此外，科而士公司对诉争商标在商品皮鞋上亦经过长期使用和多年的宣传，因此即使诉争商标与其他商标共同使用在皮鞋上，亦能起到识别商品来源的作用。 

在“一人多标”的情况下，实际使用商标与诉争商标的差异，足以否定该使用系针对其已注册的其他商标的，方可维持诉争商标的注册。在“凯撒”案[60]中，最高法院考虑到某公司同时是第8352612号“凯撒”商标权利人以及其在一审中提交的海关备案信息显示备案商标为“凯撒”的事实，在仅有一个喷码日期的啤酒罐的情况下，难以证明某公司实际使用的是本案诉争商标或者同时使用第8352612号“凯撒”及本案诉争商标，不能证明其于指定期间将诉争商标在啤酒商品上进行了使用。在“CARLI”案[61]中，北京高院基于在案证据均显示“CARLI”标志或者深色背景下的“CARLI”标志，并非诉争商标，结合某公司名下拥有已核准注册在服装等商品上的第6103451号“CARLI”商标的情况，认定在案证据中显示“CARLI”系针对其已注册的其他商标，不能视为对诉争商标进行了使用。

商标权人应尽可能在核定使用的商品或服务上使用注册商标，以便维护良好的商标注册秩序，同时避免商标资源闲置。

1. 在核定使用的部分商品上使用商标，可以维持商标在实际使用的部分商品以及与之类似的商品上的注册。在“Zipitbag”案[62]中，北京高院认为，虽然在展示架上摆放了诉争商标“Zipitbag”的标牌，但相关公众在看到手提包、钱包商品时，容易将其与某公司的微喷印花机相联系，难以将诉争商标与其所标识的商品建立联系。在无其他证据佐证下，不构成商标性使用。在“iVision”案[63]中，北京高院认为，该软件运行过程中，“iVision”作为该软件的“图像演示”功能名称，未起到识别商品来源的作用，并非商标性使用。此外，参照《类似商品和服务区分表》（以下简称“区分表”），“软件”属于第0901群组，诉争商标核定使用的“医疗器械和仪器”等商品分别属于第1001群组和第1003群组，上述商品与“软件”在区分表中各自独立，分别属于不同商品，某公司销售“软件”的行为不能视为诉争商标在“医疗器械和仪器；医疗诊断设备”等商品上的使用。

2. 关于类似商品和服务的认定，应当严格按照商品的功能、用途、生产部门、消费渠道和消费群体进行判断，更多的从商品的物理属性进行分析。区分表中分属不同类似群组的商品，除有备注交叉检索外，一般不认定为类似商品。在“LAMY”案[64]中，北京高院认为，潜水面具与游泳镜商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面仍有区别，某公司仅在游泳镜商品上使用诉争商标并不能维持诉争商标在潜水面具商品以及与之类似的防护帽，潜水服、防护面罩、潜水装置商品上的注册。

3. 在核定使用的部分商品上使用注册商标，仅能维持该商标在实际使用的部分商品及与之类似的商品上的注册，不能延及同“与实际使用的部分商品类似的商品”类似的其他商品。在“顺发经营部”案[65]中，北京高院这样论述：“诉争商标在某一核定商品上的使用可以维持与之类似商品上的注册，已经减轻了商标专用权人的使用负担。鉴于商品类似关系比较复杂且互相牵连，为防止商标专用权维持效力连绵扩大乃至失控，诉争商标在某一核定商品上的注册仅能维持与之类似商品上的注册，不宜维持在该类似商品的类似商品上的注册。”在“港中旅”案[66]中，北京高院认为，诉争商标核定使用的“洗涤剂”与“洗发液”构成类似商品，故诉争商标在“洗发液”上的使用亦可以维持其在“洗涤剂”上的注册。不能认定诉争商标在“牙膏”上进行了真实的使用。同时，并无在案证据证明诉争商标在“清洁制剂；香精油”商品上的使用情况。虽然诉争商标实际使用的“洗发液”与“洗涤剂”构成类似商品，而“洗涤剂”又与“清洁制剂”构成类似商品，但“洗发液”与“清洁制剂”不构成类似商品，故诉争商标在“洗发液”商品上使用的维持效力不能延及与“洗涤剂”构成类似商品的“清洁制剂”商品上。

4. 注册商标在与核定使用的商品相类似的商品上的使用，不属于注册商标专用权的范围，这种使用也不构成注册商标专用权意义上的使用。

注册商标专用权仅限于核定使用的商品，并不包括与核定使用的商品相类似的商品。与核定使用的商品相类似的商品最多只是可能进入注册商标禁用权的范围，不可能进入注册商标专用权的范围。因此，注册商标在与核定使用的商品相类似的商品上的使用，不属于注册商标专用权的范围，这种使用不足以维持注册商标在核定商品上的注册。

在“盘龙云海”案[67]中，北京高院认为，商标评审委员会以诉争商标在矿泉水商品上存在有效的商业使用，而诉争商标核定使用的果汁、柠檬汁等商品与矿泉水属于类似商品为由，认定复审商品在矿泉水商品上的使用可视为其在上述类似商品上的使用，并据此维持诉争商标在果汁、柠檬汁等商品上的注册，系法律适用错误，本院依法予以纠正。

1. 上下位商品

上下位商品是包含与被包含关系。在下位商品上使用注册商标可以维持注册商标在上位商品上的注册。在“卢克伊尔”案[68]中，北京高院认为，某公司提交的经公证的卢克伊尔天猫旗舰店的商品目录、产品介绍及销售记录等证据可以证明诉争商标于指定期间在“润滑油”商品上进行了真实有效的商业使用。润滑剂是润滑油的上位概念，据此，认定对“润滑油”的使用可以视同对“润滑剂”商品的使用。需要说明的是，在上位商品上的使用并不必然能维持注册商标在下位商品上的注册。

2. 上下游商品

在上游商品上的使用不能维持注册商标在下游商品上的注册。在“掌讯”案[69]中，某公司自述其将印刷电路板组件、掌讯高清多媒体导航软件销售给汽车制造厂、4S店汽车音响导航供应工厂等客户工厂，由客户工厂在其印刷电路板组件基础上，再自行采购五金、塑胶、显示屏、触摸以及其他电子组件一起组装成汽车音响导航设备。北京高院认为，印刷电路板组件和导航软件作为导航仪器的上游商品或组成部件，并非导航仪器本身，上述商品在区分表中是规范商品，各自独立，某公司销售上述商品的行为不能视为诉争商标在“导航仪器”商品上的使用，否则将有悖于商标“连续三年不使用”撤销制度的目的。

3. 商品与包装容器

在相关商品的包装容器并非主要交易标的或独立商品，而是依附于相关商品的情况下，在相关商品上使用注册商标不延及该商标在“包装容器”上的注册。在“无比滴”案[70]中，某公司主张“无比滴”止痒液中的液体属于第5类“人用药”，其包装属于第10类“涂抹式给药器”商品，进而主张诉争商标在“止痒液”上的使用同时构成在“涂抹式给药器”商品上的使用，应被视为是在其核定使用的“医疗器械和仪器”商品上的使用。北京高院认为，“无比滴止痒液”包装瓶为止痒液的包装容器，某公司并未提交其对该包装瓶作为“涂抹式给药器”单独出售的证据。某公司关于该包装瓶属于第10类“涂抹式给药器”的主张与常理不符，对于某公司的上诉主张不予支持。

实际使用的商品或核定的商品不属于区分表中的规范商品名称，在认定具体商品所属类别时，应当结合该商品功能、用途、生产部门、消费渠道、消费群体进行判断，并考虑因消费习惯、生产模式、行业经营需求等市场因素，对商品本质属性或名称的影响，作出综合认定。实际使用的商品不属于区分表中的规范商品名称，但其与诉争商标核定使用的商品仅名称不同，本质上属于同一商品的，或是实际使用的商品属于核定商品下位概念的，可以认定构成对核定商品的使用。认定是否属于同一商品，可以综合考虑物理属性、商业特点以及区分表关于商品分类的原则和标准等因素。[71]在“欧普”案[72]中，北京高院认为，首先，“铝扣板”商品并非区分表（2002版）中的规范商品名称，复审商标申请注册时，“金属天花板”“金属建筑材料”与“铝塑板（以铝为主）”商品在区分表（2002版）中属于类似商品。其次，“铝扣板”与“铝塑板（以铝为主）”在材料、工艺、主要用途等方面存在一定的区别，该区别从某公司提交的检验报告所依据检验标准为金属吊顶的国家标准而非铝塑板的国家标准可以印证。再次，第418号判决亦认定“铝扣板”属于第0603金属建筑材料群组项下的商品，不在复审商标核定使用的商品范围内。最后，在区分表（2002版）已有“金属天花板”“金属建筑材料”商品的情况下，不宜将复审商标在“铝扣板”上的使用视为在核定使用的“铝塑板（以铝为主）”商品上的使用。故在案证据不能证明复审商标在指定期间在“铝塑板（以铝为主）”商品上进行了真实、合法、有效的商业使用。在“存济堂”案[73]中，诉争商标核定使用的商品为“中药成药”，当事人实际在“艾卷”商品上使用了诉争商标。北京知产法院认定上述行为不是在诉争商标核定使用的商品上进行的使用。北京高院认为诉争商标申请注册时，“艾卷”商品尚未收入区分表中，该商品属于“中药成药”的一种，据此维持了诉争商标在“中药成药”商品上的注册。在“东舜”案[74]中，北京高院认为，在案证据可以证明某公司生产销售了使用诉争商标的“网络模块、网络模组”。由于上述商品并非区分表中的规范商品名称，故需要根据其实际功能用途来判断是否属于“网络通讯设备”。“网络模块、网络模组”用于网络摄像机中可以实现对采集信号的编码和网络传输，某公司亦单独对“网络模块、网络模组”产品进行销售。因此，诉争商标在“网络模块、网络模组”商品上的使用可以视为在“网络通讯设备”商品上的使用。

诉争商标核准注册时，核定的未实际使用商品与已实际使用商品在区分表中不属于类似商品，但因区分表的变化，在案件审理时属于类似商品的，以案件审理时的事实状态为准，可以维持未实际使用商品的注册。诉争商标核准注册时，核定的未实际使用商品与已实际使用商品在区分表中属于类似商品，但因区分表的变化，在案件审理时不属于类似商品的，以核准注册时的事实状态为准，可以维持未实际使用商品的注册。在“未来”案[75]中，现有证据可以证明诉争商标在指定期间在“不动产出租”“不动产管理”服务上进行了使用。北京高院认为，参照区分表（2018文本），其中的规范商品、服务名称已无“不动产经纪人”服务，与之最为接近的是“不动产经纪”服务。考虑到服务目的、内容、方式、对象以及区分表的变迁，诉争商标核定使用的“不动产经纪人”服务与区分表（2018文本）中的“不动产经纪”服务应为同一种或者类似服务。在区分表（2018文本）中，诉争商标核定使用的“不动产出租”“不动产管理”服务与“不动产经纪”服务都属于3604类似群，属于类似服务。因此，诉争商标“不动产经纪人服务”上的注册也应维持。在“上虞固特”案[76]中，北京高院认为，根据“浴室暖房多功能干燥机”《安装使用说明书》记载，其功能包括：换气、暖房、干燥、定时、外接照明，与“浴霸”基本相同。鉴于区分表在诉争商标申请日并无“浴霸”商品，某公司当时无法在“浴霸”商品上申请注册诉争商标。在“浴霸”商品进入区分表后，某公司在“浴霸”等商品就与诉争商标相同的标志提出注册申请，但未能获准注册。鉴于“浴霸”在区分表中属于1109类似群，与“沐浴用设备”在同一类似群，且“沐浴用设备”与“热水器”交叉检索，“浴霸”与“沐浴用设备”“热水器”在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面多有交叉，构成类似商品，故诉争商标在“沐浴用设备”“热水器”上的注册应予维持。

《知识产权审判参考问答》对在商标权撤销复审行政案件中关于第35类“替他人推销”服务的商标使用应当如何认定作出了解答：“一、《类似商品和服务区分表》第3503类似群组中‘替他人推销’服务是指：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务，该类服务的对象应为商品（服务）的经销商（含提供者），不包括通过零售或批发直接向消费者出售商品（服务），以价格的差异获取商业利润的情形；二、目前我国并未准予除药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务之外的其他零售或批发服务项目的注册申请，故在商标权撤销复审行政纠纷中应当遵循‘替他人推销’服务的实质特点进行相关认定； 三、考虑到目前商业模式、经营方式多元化的特点，应避免仅以复审商标注册权人为商场、超市等经营主体为由，即认定复审商标未在‘替他人推销’服务上进行商标法意义上的使用；四、结合在案证据，若商场、超市等经营主体能够证明其通过提供场地等形式与商品（服务）的经销商（含提供者）进行商业合作，并且提供的促销活动海报、促销活动策划方案、报刊促销广告、咨询服务等证据，足以认定其为经销商（含提供者）销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务，上述行为属于复审商标在‘替他人推销’服务上进行了商标法意义上的使用。”在“大悦城”案[77]中，北京知产法院认定，因零售、批发服务均是销售者以自己名义进行对外销售的行为，故其不属于“替他人推销”的服务范围。至于商场、超市的服务是否属于“替他人推销”，则需要作具体区分。但如果其仅是为销售者在其购物场所内的销售行为提供相应服务，则该行为属于替他人推销。《审理指南》亦明确了诉争商标注册人为商场、超市等，其能够证明通过提供场地等形式与销售商等进行商业合作，足以认定其为推销商品提供建议、策划、宣传、咨询等服务，可以认定诉争商标在“替他人推销”服务上进行了商标使用。[78]

在具体个案中，应当遵循“替他人推销”服务的实质特点，结合在案证据的形式、目的及所证事实综合认定。在“FBC”案[79]中，北京高院认定某公司不仅通过提供场地与各商品或服务经销商进行商业合作，并为经销商提供策划、宣传等服务，属于诉争商标在“替他人推销”服务上进行了商标法意义上的使用。在“自然堂”案[80]中，北京高院认为，在案证据仅能证明某保健品中心实际存续并以“自然堂”的名义进行经营服务，而复审服务是指对“他人”销售商品的行为提供包括提供场地、建议、策划、宣传、咨询等服务，并不包括经营者自己作为销售主体，以自己的名义直接从事商品的零售、批发服务。在案证据不足以证明诉争商标于指定期间在复审服务上进行了真实、合法、有效的商业使用。